2020年第4期(总12期)案例分析——反向审查判断职务发明

发布者:校办发布时间:2020-10-22浏览次数:191

【相关法条】

    《专利法》第六条

执行本单位的任务或者主要利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位;申请被批准后,该单位为专利权人。

    《专利法实施细则》第十二条

专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造,是指:

(一) 在本职工作中作出的发明创造;

(二) 履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造;

(三) 退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后一年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。

 

【案例】

A公司是一家从事纳米触控膜的研发、生产与销售的高新技术企业。2011年12月28日,罗某作为A公司联系人,负责”纳米导电油墨的功能化及改性研发”的技术开发合同,研发项目要求约定为:项目开发中根据导电油墨相关前沿技术文献和专利调研分析工作,以及对工艺问题进行分析,提出改进和优化方案。 

2013年1月14日,罗某向A公司递交员工离职申请书,其在申请书中填写的工作部门为研发部,职务为研发总监。其后,罗某于同年6月27日投资设立B公司。7月18日,B公司以罗某为发明人向国家知识产权局提出一项名称为“一种投射式电容触控屏制作工艺”的发明专利申请,该发明专利申请已于2013年12月11日经申请公开。 

经查罗某的本科阶段专业为电子科学与技术,硕士阶段专业为电路与系统。罗某陈述其在进入A公司之前,在摩托罗拉公司做软件工程师,没有从事与诉争专利申请技术研发有关的工作。

法院判决:诉争专利申请与罗某在A公司承担的本职工作直接相关,且是罗某在从A公司离职后1年之内作出的,属于专利法规定的职务发明,故涉案发明专利申请权归A公司所有。 

 

        【要点】

在涉及职务发明认定过程中,判断发明创造与发明人在原单位工作内容之间是否具有关联性时,除了可依据发明人在原单位所从事的本职工作、单位给其分配的任务等证据进行正向判断之外,还可以从发明人在进入原单位工作前所具有的专业知识背景与其所作出的发明创造之间的匹配程度进行反向审查。

从罗某的专业知识背景来看,其在进入A公司之前,既不具有与金属纳米材料科学和技术有关的学历,又无从事与纳米触控膜制造工艺研发相关的工作经历。而诉争专利申请所涉技术领域并非普通技术领域,而是属于前瞻性的金属纳米材料应用技术领域。

综上,诉争专利申请与罗某在A公司承担的本职工作直接相关,且是罗某在从A公司离职后1年之内作出的,属于专利法规定的职务发明。